Proteggere la proprietà intellettuale nel Sud-est asiatico durante il trasferimento di tecnologia

A cura dell’Italian Desk di Dezan Shira & Associates

Nota dell’Editore: Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta il 18 novembre 2016, con la collaborazione del South-East Asia IPR SME Helpdesk

Negli ultimi anni, le piccole e medie imprese (PMI) europee hanno iniziato a considerare l’Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN – Association of South-East Asian Nations) un attore chiave negli investimenti e nello sviluppo di diversi tipi di tecnologie in molti settori. Il costo del lavoro relativamente basso, le competenze di alto livello e la possibilità di applicare diverse tecnologie grazie a una diversificazione nello sviluppo fanno della regione una destinazione attraente per le PMI europee.

Le PMI europee spesso sono disponibili a trasferire parte delle loro tecnologie e dei loro progetti a filiali locali delle società europee, soci della joint venture, o produttori locali e società di servizi. Una delle sfide che le società europee affrontano quando s’inseriscono nel Sud-est asiatico è dover elaborare soluzioni creative per minimizzare il rischio legato alla Proprietà Intellettuale (IP, dall’inglese Intellectual Property) associata al trasferimento di tecnologia. Il trasferimento tecnologico può avvenire in molti modi diversi. Le società europee spesso trasferiscono le loro tecnologie concedendo licenze sui loro brevetti, progetti, software, segreti commerciali e know-how. È erroneamente diffusa l’idea che il trasferimento tecnologico sia limitato alle tecnologie avanzate. Tuttavia, per molte società europee che usano una produzione su contratto per prodotti a basso contenuto tecnologico, di consumo o industriali, come quelli basati sulla progettazione, il rischio legato alla proprietà intellettuale è lo stesso della tecnologia avanzata.

Nei Paesi del Sud-est asiatico, può capitare che alcune società prive di scrupoli, che mirano ad acquisire tecnologia straniera, riescano a entrarne in possesso grazie alla dispersione involontaria della IP, o la violazione degli accordi o della legge. Pertanto, le PMI europee che hanno intenzione di trasferire tecnologie nel Sud-est asiatico devono avere delle solide strategie per la proprietà intellettuale, al fine di proteggere la propria attività.

Primo passo – tutelare la proprietà intellettuale tramite registrazione

Oltre al copyright, l’IP è amministrata a livello territoriale e quindi deve essere registrata. In assenza di un sistema centrale, come in Europa, attraverso il quale le PMI possono proteggere la proprietà intellettuale a livello regionale nell’ASEAN, è necessario registrare brevetti, progetti e marchi registrati in ciascun Paese in cui la PMI condurrà un’attività. Le PMI dovrebbero anche tenere a mente che i beni circolano con una certa libertà attraverso le frontiere nel Sud-est asiatico. Questo significa che una PMI europea potrebbe scoprire che si è verificata una violazione della sua IP in Laos, per esempio, quando in realtà la società vende prodotti solamente in Thailandia, o ha base produttiva in Malesia. Considerando ciò, se il budget lo consente, le PMI dovrebbero registrare brevetti, marchi e progetti nel maggior numero possibile di Paesi. Per un’ulteriore protezione, è anche possibile registrare copyright nella maggior parte dei Paesi del Sud-est asiatico, fatta eccezione per Singapore, Myanmar e Brunei.

La maggior parte dei Paesi del Sud-est asiatico opera secondo il principio della ‘prima registrazione’, nel senso che la prima persona che registra un brevetto, marchio o progetto ne deterrà l’IP, indipendentemente dal primo utilizzo. Perciò, le PMI europee dovrebbero registrare la proprietà intellettuale non appena possibile. Disporre della documentazione (anche solo la richiesta) prima dell’inizio della discussione con un socio rafforza la posizione della PMI e riduce il rischio che un fallimento nelle trattative con un potenziale partner risulti in un furto di IP.

Trovare un socio – l’importanza degli accordi e contratti di non divulgazione

Le PMI potrebbero non avere dimestichezza con gli accordi di non divulgazione (in inglese NDA, Non-Disclosure Agreements), ma vale la pena considerare il loro uso prima avviare le trattative con un socio, in particolare se una determinata IP o informazione confidenziale viene divulgata nel corso della discussione. Tali accordi sono concisi, chiari e generalmente in un formato standard facile da redigere. Inoltre, i soci in affari nel Sud-est asiatico stanno prendendo familiarità con i NDA. Nella regione, poiché ciascun Paese ha un diverso sistema legale e norme, le PMI dovrebbero mirare a ottenere NDA distinti per ogni Paese. Un NDA è tutt’altro che perfetto, ma sicuramente aiuta nella tutela dei beni intangibili, in particolare quelli che non possono essere registrati o protetti facilmente sotto la legislazione sulla proprietà intellettuale locale (per es. segreti commerciali come alcune tecnologie, formule, metodi produttivi, ecc.).

Un contratto scritto è altamente preferibile a un accordo senza impegno o orale. Si raccomanda una consulenza legale locale per assicurare la messa in atto di una solida rete di accordi. È inoltre importante assicurarsi che la traduzione del contratto nella lingua della competenza giurisdizionale sia corretta, poiché, nell’esaminare gli elementi di prova, molte corti preferiranno utilizzare questa piuttosto che un contratto in inglese o in un’altra lingua europea.

Dopo aver trovato un socio adeguato, il secondo passo importante è assicurarsi che l’accordo sia applicabile nel Paese in cui il contratto viene eseguito. Una clausola presente in tutte le licenze dovrebbe essere quella che conferisce la possibilità di ottenere un’esenzione diretta (inclusi provvedimenti ingiuntivi preliminari) in una corte locale. Questa può essere accompagnata da una clausola compromissoria ma, in caso di furto di segreti commerciali da parte di un dipendente o di un terzo, sarebbe preferibile avvalersi direttamente di una corte locale per ottenere un’ingiunzione d’emergenza, o per eseguire provvedimenti di perquisizione e sequestro o di congelamento dei beni.

Strategia interna e considerazioni pratiche

Le PMI, in quanto titolari di IP, saranno senza dubbio attente a come i loro soci nel Sud-est asiatico faranno uso della loro proprietà intellettuale. Pertanto, è importante elaborare una propria strategia di gestione dell’IP interna. Di seguito, riportiamo esempi di alcune delle migliori pratiche da prendere in considerazione:

• Le PMI devono assicurarsi che i loro soci si impegnino a rispettare gli accordi/clausole di riservatezza nei loro contratti con terzi e con i loro dipendenti. Sarebbe opportuno prendere in considerazione anche clausole di non sollecitazione e di non concorrenza nei contratti di lavoro. A proposito dei dipendenti, è importante assicurarsi che il copyright creato da un dipendente sia assegnato al datore di lavoro, poiché la maggior parte dei Paesi del Sud-est asiatico ha norme che prevedono il possesso da parte dei dipendenti del copyright del loro lavoro.
• Per diversificare il rischio, una PMI può considerare di far produrre/assemblare determinate componenti del proprio prodotto in diversi Paesi o da terzi, per ridurre il rischio dell’appropriazione indebita della IP.
• Le PMI dovrebbero proteggere la loro documentazione ufficiale per la formazione tramite NDA o accordi di riservatezza e, dove applicabile, assicurarsi che il socio utilizzi NDA e accordi di riservatezza.
• Nell’ambito di concessioni di licenze, stabilire la proprietà intellettuale può essere complicato. Le PMI dovrebbero prendere in considerazione clausole per il minimo pagamento delle royalties per evitare la sottovalutazione della propria IP.
• I titolari di IP dovrebbero inoltre assicurarsi di avere il diritto di visitare fisicamente gli uffici del socio, assistere alla sua attività ed effettuare un controllo qualità. Questo aiuterà le PMI nel loro controllo dell’IP e a migliorare.
• Si consiglia alle PMI di intraprendere azioni legali contro infrangimenti e inadempienze contrattuali. Questo assicurerà che le PMI massimizzino il controllo dell’IP e aumenti il valore della sua licenza.

Guida passo passo per un’iniziativa imprenditoriale di successo nel Sud-est asiatico

• Registrare la propria IP;
• Condurre attività di due diligence sul proprio socio;
• Assicurarsi che gli accordi di produzione/licenza/distribuzione/franchising rispettino le norme del Paese in cui si sta operando; includere i termini che garantiscono un uso adeguato dell’IP, del processo di monitoraggio e controllo qualità; includere i termini che garantiscono che l’IP sia registrata e detenuta dal titolare dei diritti e non da terzi (o dai dipendenti); includere termini per recedere in modo sicuro e accertarsi che l’IP non sia usata oltre i termini del contratto (il che accade spesso con l’OEM – produttore di apparecchiature originali, dall’inglese Original Equipment Manufacturer); e includere termini per garantire la continuazione dell’attività anche dopo il termine dell’accordo. Da notare che in alcuni Paesi gli accordi di licenza, per essere validi, devono essere registrati presso l’ufficio per la proprietà intellettuale locale;
• Verifica del socio (da parte della società o di un rappresentante autorizzato) per assicurarsi che non vi sia alcun uso non autorizzato;
• Fare attenzione alle violazioni di terzi e avere un quadro in accordo con la cooperazione e l’assistenza del licenziatario;
• Assicurarsi che il contratto permetta alle autorità locali di fermare la fonte della violazione dell’IP, anziché rivolgersi alle normative UE o all’arbitrato. Inoltre, notare che Singapore è un grande centro di trasbordo (carico e scarico) per tutta l’Asia, ed è possibile che i container vengano fermati;
• Considerare l’arbitrato (per es. Singapore) come un modo alternativo per risolvere dispute. L’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (WIPO, dall’inglese World Intellectual Property Organization) ha un ufficio a Singapore per la risoluzione delle controversie che può gestire tali dispute.

Per concludere

La rapida evoluzione del contesto economico nel Sud-est asiatico, caratterizzata da diversi livelli e ritmi di sviluppo, rende necessario avere strategie specifiche in materia di trasferimento tecnologico. Se da un lato la regione è sempre più vista come un’area commerciale singola, dall’altro sarebbe opportuno tenere a mente che ciascun Paese ha le sue peculiarità in termini di procedure e norme, e che ciascun Paese ha rischi e sfide propri. Per essere preparate al meglio, le PMI dovrebbero prima attuare una revisione del proprio portfolio IP. In seguito, si consiglia di ottenere consulenza legale sul posto, ad esempio per una completa due diligence, negoziazioni di un contratto a livello regionale, o semplicemente per revisionare gli accordi esistenti e garantire conformità alla normativa locale. Infine, è importante non trascurare la registrazione/deposito della proprietà intellettuale. Se una PMI non ha un contratto scritto o se usa diversi soci in una stessa giurisdizione, le riserve e i principi di fondo su cui assicurare il rispetto dell’IP saranno l’insieme delle registrazioni dell’IP della PMI. Senza tali precauzioni, il valore della proprietà intellettuale della PMI europea potrebbe ridursi notevolmente.

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